Кто-то скажет, что зарегистрировать торговую марку очень просто. А кто- то – что это невозможно. Действительно, процедура с одной стороны очень проста: достаточно подать одну заявку на регистрацию и в результате, вы получите охранный документ одновременно на территории 27 стран. Экспертиза схожести с другими торговыми марками отсутствует. Кажется, что может вас остановить на пути к сертификату. Но на самом деле таких преград немало. Давайте рассмотрим, что может вам стать вам преградой.
МОЯ МАРКА УНИКАЛЬНА. ПРОВЕРЯТЬ НЕ НУЖНО.
Хотя EUIPO не проводит экспертизу на сходство с уже зарегистрированными и ранее поданными обозначениями, перед подачей заявки на регистрацию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить вашу торговую марку.
Почему это так нужно? В процессе регистрации торговой марки ЕС предусмотрен период подачи возражений. Он составляет три месяца с момента публикации заявки. Соответственно, если вы не убедились в том, что в базе отсутствуют схожие до степени смешения обозначения, это может привести к получению даже не одного, а нескольких возражений одновременно. Обработка возражений – это достаточно дорогостоящая процедура. Как правило, работа адвоката оплачивается почасово и стартует от 150 евро в час затраченного времени.
ВАЖНО! Вы можете провести проверку совершенно бесплатно САМОСТОЯТЕЛЬНО. Для этой задачи, вы можете использовать сайт www.tmdn.org/
Для проверки нужно добавить торговую марку, выбрать ЕС в качестве географического региона и указать ваши классы товаров и услуг. Этой информации достаточно, чтобы собрать основную информацию для оценки всех рисков.
НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МАРКУ ДЛЯ ШИРОКОГО ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Очень часто, заявители желают зарегистрировать торговую марку ЕС для 5-10 классов. На самом деле заявители работают в рамках одного-двух классов МКТУ, а все остальное – на перспективу. Поскольку для регистрации торговой марки ЕС не нужно подтверждать использование, заявитель может подать заявку и на все 45 классов. Но на нашей практике, в этом есть очень серьезные минусы. Дело в том, что если вы заявляете 10 классов, вас могут «атаковать» возражениями владельцы торговых марок, которые в этих 10-ти классах зарегистрированы. Соответственно, если у вас нет доказательств использования для большинства товаров и услуг, отстоять свою позицию и преодолеть возражения будет крайне трудно. Таким образом, чаще всего желание заявить больше и больше классов завершается ростом затрат на процесс регистрации и усложняет весь процесс.
Рекомендация : заявлять только те товары и услуги, которые действительно необходимы для вашей деятельности сейчас или понадобятся в ближайший год.
ИГНОРИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ПИСЬМ ОТ ОПОНЕНТОВ “cease and desist” letters
Перед получением официального возражения оппоненты часто посылают предупредительные письма. Часто заявители воспринимают их исключительно негативно и пытаются их игнорировать , надеясь, что проблема решится сама собой.
Но на самом деле, эти письма имеют свой позитив. Ваши оппоненты еще не подавали официальное возражение, они не платили соответствующую пошлину за предоставление такого возражения и обратились непосредственно к вам. Это демонстрирует лишь то, что они хотят найти общий язык и готовы вместе искать компромисс. Даже если у вас нет юридического образования и отсутствует бюджет на профессиональную консультацию, всегда выходите на контакт и старайтесь понять, что от вас хотят. Очень часто, убрав из перечня определенные товары и услуги, можно разрешить конфликт на ранней стадии и избежать тем самым затяжного затратного процесса.
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ МАРКУ И МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО
К сожалению, это не так. На стадии, когда заявитель подает заявку, он обычно радуется отсутствию экспертизы на сходство в процессе регистрации торговой марки ЕС. Но, конечно, есть и вторая сторона медали. Когда ваша торговая марка уже есть в реестре, кто угодно может подать заявку на аналогичную торговую марку и попасть в реестр рядом с вами. EUIPO – не будет вмешиваться. Ответственность за защиту вашего торгового знака ЕС фактически возлагается на самого владельца. Считаешь, что заявленный знак конфликтует с твоей торговой маркой, подавай возражения. Если в течение 3х месяцев не подал возражения, торговая марка конкурента будет зарегистрирована как и твоя марка. Степень сходства не имеет никакого значения для EUIPO . Это проблема самого владельца интеллектуальной собственности.
Чтобы не попасть в такую передрягу, вы можете проводить мониторинг новых похожих заявок через ту же систему, которую мы рекомендовали для поиска - www.tmdn.org/
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ НАЗВАНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
Важно создать оригинальный нейминг . Часто к нам обращаются с задачей зарегистрировать торговые марки, указывающие на качество или содержание товаров и услуг: Natural , Relevant , Excellent , ECO. Ведомство EUIPO проводит экспертизу по соответствию торговой марки по абсолютным критериям для предоставления защиты. Соответственно, знаки, не имеющие отличительной способности, не могут быть зарегистрированы как словесные торговые марки.
Итак, если у вас именно такое обозначение, вам нужно подавать такую торговую марку только в комбинации с графическим элементом. Но сразу хотим заверить, что недостаточно выполнить требование прибавить графический элемент чисто формально. Он должен быть доминирующим и должен занимать более 50 процентов в общей композиции обозначения. Соответственно, это может спасти ситуацию от получения отказа в регистрации от EUIPO .
Бывают ли случаи, когда все же можно зарегистрировать словесную торговую марку? (не имеющей разрешающей способности). Только в одном случае : когда торговая марка получила отличительную способность в процессе использования. В нашей практике было несколько дел, когда компания использовала такое общее обозначение более 5 лет на всей территории ЕС. Мы представляли очень много доказательств этой деятельности. Доказывали такое использование по каждой стране. Это сработало, но процедура довольно сложная и зависит от качества ваших доказательств.
БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧЕРЕЗ 6 ЛЕТ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТОМ…
Хотя для регистрации торговой марки ЕС не требуется доказывать использование, через 5 лет с момента регистрации, ваша торговая марка может оказаться под угрозой, если вы ее не используете. Любое лицо может инициировать через EUIPO запрос на подтверждение использования после 5 лет. Если вы проигнорируете или не предоставите соответствующие материалы, это может привести к отмене регистрации вашей торговой марки ЕС.
Надеемся, что наши советы будут полезны для вас. Проверить или подать заявку на регистрацию вашей торговой марки ЕС можно по ссылке. Подать заявку
